本件は，アイスクリーム製苺に関する特許権を共有する原告らが，被告らの製造販売するアイスクリーム製品が原告らの特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告らに対して，同特許権に基づき当該製品の製造販売の差し止めを求めた事件です。
　被告らは，被告らの製造販売するアイスクリーム製品は原告らの特許発明の技術的範囲に属しないと主張して争いました（なお，本件では，出願前の公然実施による無効事由があるので，原告らの特許権の行使は権利濫用であるとの抗弁も争点となっています）。

１．特許請求の範囲の記載
　原告らの特許第３３５９６２４号は，具体的には，図１に断面形状を示したようなアイスクリーム充填苺にかかる発明で，その特許請求の範囲の項には，以下の３つの請求項がありました。
　『請求項１　芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺であって，該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とするアイスクリーム充填苺。
　請求項２　前記アイスクリームの糖度が４０度〜５０度である請求項１に記載のアイスクリーム充填苺。
　請求項３　前記柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性は，寒天，及びムース用安定剤がアイスクリームに添加されることにより生じた性質である請求項１記載のアイスクリーム充填苺。』
　（なお，上記の下線部は，出願中に補正により加えられた構成である。）。


　上記の請求項の記載からわかることは，請求項３では，「形態保持性は，寒天，及びムース用安定剤がアイスクリームに添加されていることにより生じた性質である」と具体的な技術手段により限定されているのに対して，請求項１では，「該アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」とされ，機能的に形態保持性を有していれば，いかなる技術手段かを問わず，すべてが特許発明の構成要件の文言に該当する，いわゆる作用的，機能的記載のクレイムとされていました。
　かかる作用的，機能的なクレイムは，もちろん，できるだけ広い技術的範囲を確保したいと考える出願人により，往々にして採用されるクレイム形式ですが，果たして，【発明の詳細な説明】においては，かかる機能的な記載で，広く技術的範囲を主張できるだけの記載が存在したのでしょうか。
　本案件は，かかる機能的クレイムに関する技術的範囲が裁判所においてどのように解釈されるかに関して，参考になる事案です。

　ア（ア）（略）
　（イ）そして，上記の「特許請求の範囲」の記載によれば，本件特許発明の「アイスクリーム」は，「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」ものとされている。
　しかし，この「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」との記載は，「新鮮な苺のままの外観と風味を残し，苺が食べ頃に解凍し始めても内部に充填されたアイスクリームが開口部から流れ出すことがなく，食するのに便利であ」る（本件明細書【０００８】，本件公報３欄３８行ないし４１行）という本件特許発明の目的そのものであり，かつ，「柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性」という文言は，本件特許発明におけるアイスクリーム充填苺の機能ないし作用効果を表現しているだけであって，本件特許発明の目的ないし効果を達成するために必要な具体的な構成を明らかにするものではない。
　このように，特許請求の範囲に記載された発明の構成が作用的，機能的な表現で記載されている場合において，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成であれば，すべてその技術的範囲に含まれると解すると，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までもが発明の技術的範囲に含まれ得ることとなり，出願人が発明した範囲を超えて特許権による保護を与える結果となりかねない。しかし，このような結果が生ずることは，特許権に基づく発明者の独占権は当該発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるという特許法の理念に反することになる。
　したがって，特許請求の範囲が，上記のような作用的，機能的な表現で記載されている場合には，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，当該記載に加えて明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきものと解するのが相当である。
　イ　そこで，本件明細書の記載を見るに，前記（１）アにおいて認定したとおり，「発明の詳細な説明」欄には，「このように柔軟性を有し，しかもクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有するアイスクリームは，通常のアイスクリームの組成に，さらに寒天，及びムース用安定剤を添加することにより製造することができる。」（【００１０】，本件公報４欄４行ないし８行），「寒天をアイスクリームに添加すると，アイスクリームが溶け出す温度になってもアイスクリーム全体の形状を保持する機能を持つ。しかしながら，アイスクリームが流れ出すことを防ぎ全体のアイスクリームの形態保持性を与えるだけの量の寒天を添加しただけでは，食感がぷりぷりしてしまい，アイスクリームの食感は失われてしまう。」（【００１１】，本件公報４欄９行ないし１５行），「本発明において苺に充填するアイスクリーム中の寒天の割合は，０．１重量％〜０．４重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは０．２重量％〜０．３重量％の範囲である。寒天が０．１重量％未満であると，アイスクリーム充填苺の解凍時にアイスクリームが流れ出るので好ましくなく，０．４重量％を超えるとアイスクリームの食感がプリプリとした弾力性が増し好ましくない。」（【００１２】，本件公報４欄１６行ないし２３行），「前記ムース用安定剤には，一般的にムースに使用される安定剤であればよい。該ムース用安定剤をアイスクリームに添加した場合には，全体を柔らかい食感とする機能があり，寒天を添加した場合のプリプリした食感を和らげ，アイスクリームを柔らかい食感とすることができ，また，解凍した際にドリップが出るのを防ぐことができる。」（【００１３】，本件公報４欄２４行ないし３０行），「ムース用安定剤は，前記配合割合の寒天が配合されたアイスクリームのプリプリ感を滅殺する量を添加することが必要である。例えば，ＣＲＥＭＯＤＡＮ　ＭＯＵＳＳＥ３０１Ｊ（登録商標，ダニスコカルタージャパン株式会社製）は，グリセリン脂肪酸エステル１８％，クエン酸ナトリウム６％，砂糖＋ゼラチン７６％の配合比を有し，該ムース用安定剤は，アイスクリーム中に０．５〜７重量％の範囲が好ましく，さらに好ましくは，２．０重量％〜３．０重量％の範囲である。ムース用安定剤が２．０重量％未満であると，アイスクリーム中の寒天のプリプリ感を滅殺する効果が，３．０重量％を超えるとアイスクリームが固くなり，クリーミー感がなくなる。」（【００１４】，本件公報４欄３１行ないし４３行），「本発明のアイスクリーム充填苺には，アイスクリーム用安定剤，寒天，及びムース用安定剤が含まれているので，全体としてアイスクリーム本来の柔らかくクリーミーな食感と同様な食感となり，しかも，通常のアイスクリームに比べて，解凍温度に到達してもアイスクリームが流れ出ない程度の形態保持性を保持している。」（【００１５】，本件公報４欄４４行ないし５０行）との，各記載がある。
　また，本件明細書には，本件特許発明の実施の形態として，【００１６】に「・・・・・・芯をくり抜いた苺に，アイスクリーム用安定剤を含有するアイスクリームに，寒天，ムース用安定剤を添加し均一に混合することにより，アイスクリーム充填苺用のアイスクリームを調製する。」との記載があり，実施例として，【００１７】【００１８】に「以下の配合比の原料を常法により混合してアイスクリームを製造した。」「生クリーム２０．０重量％，砂糖１９．０重量％，加糖練乳１７．０重量％，水飴１８．０重量％，脱脂粉乳５．５重量％，脱脂濃縮乳３．９重量％，ムース用安定剤（ＣＲＥＭＯＤＡＮ（登録商標）ＭＯＵＳＳＥ　３０１］：商品名，ダニスコカルタージャパン株式会社製）２．２重量％，アイスクリーム用乳化安定剤（ＧＥＲ−７ＫＮ：商品名，旭東化学産業株式会社製０．５重量％，寒天０．２重量％，ミルクフレーバー０．１重量％，水１３．６重量％」（本件公報６欄４行ないし２０行）との記載があるが，他にアイスクリームの原料の配合比についての記載はない。
　これらの記載によれば，アイスクリーム本来の食感を有し，かつ，通常のアイスクリームの解凍温度に到達しても溶けない形態保持性を有するアイスクリームは，少なくとも，通常のアイスクリームの組成に寒天及びムース用安定剤を添加することにより製造することができることが開示されているが，本件明細書においては，それ以外の方法によって，アイスクリーム本来の食感を失わず，かつ，苺が解凍された時にも形態保持性を維持することができるアイスクリームを製造することができることについて，何らの記載もない。
　上記のとおり，本件特許発明の目的は，アイスクリーム充填苺について糖度の低い苺が解凍された時にも，苺の中に充填された糖度の高いアイスクリームが柔軟性と形態保持性を有することにあるところ，本件明細書においては，これを実施するために，通常のアイスクリームの成分以外に「寒天及びムース用安定剤」を添加することを明示し，それ以外の成分について何ら言及していない。
　（この間略）
　加えて，後記２（１）記載のとおり，「芯のくり抜かれた新鮮な苺の中にアイスクリームが充填され，全体が冷凍されているアイスクリーム充填苺」自体は，本件特許発明の特許出願前の平成５年に既に広く販売されて，公知であったことに照らせば，本件特許発明に進歩性を認めるとすれば，充填されているアイスクリームが「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」を実現するに足りる技術事項を開示した点にあるというべきである。
　上記によれば，本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームに該当するためには，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することが必要であると解するのが相当である。
　ウ　これに対して，被告製品は，前記（１）ウ（イ）に記載の工程を経て製造されるもので，その成分の構成は，別紙「苺アイス成分配合表」に記載のとおりであるから，その成分に「寒天及びムース用安定剤」が含まれていないことは明らかである。
　したがって，被告製品は，本件特許発明のアイスクリーム充填苺における「アイスクリームは，外側の苺が解凍された時点で柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していること」（構成要件ｂ，ｃ）を充足しないから，本件特許発明の技術的範囲に含まれない。
　エ　なお，上記のように本件特許発明における「外側の苺が解凍された時点で，柔軟性を有し且つクリームが流れ出ない程度の形態保持性を有していることを特徴とする」アイスクリームについて，通常のアイスクリームの成分のほか，少なくとも「寒天及びムース用安定剤」を含有することを要するものと解釈しないのであれば，後記２（１）記載のとおり，本件特許発明は，特許法２９条１項１号ないし２号に違反して特許された無効理由を有することになるというべきである。

　本件判決では，請求項１の機能的記載の意義につき，明細書の発明の詳細な説明における記載や実施例の記載を参酌して，請求項３の具体的な構成に限定して解釈し，そして，請求項１に記載の作用，機能は有するが請求項３に記載の具体的な構成を有さない被告製品につき，非侵害と判断しました。この判断は，機能的クレイムに関する従来の判例解釈に沿った妥当な結論だと思われます。判決はさらに，このように解釈しないと，請求項１の発明には進歩性が認められないであろうということも認定して，理由づけを補強しています。
　特許明細書の作成者には，限られた実験データしか与えられないことが多く，かかる制約条件下で，できるだけ広い技術的範囲を確保しようと，明細書作成者は大変苦労するものです。本件特許においても，「寒天及びムース用安定剤により形態保持性を確保する」という具体的なアイデアは請求項３に規定し，請求項１に具体的な構成にかかわらず同じ機能を果たす被告製品をすべて捕捉すべく，機能的な記載を採用しています。しかし，かかる試みは，機能的記載をサポートする具体的な構成がいろいろ開示されていなければ，本件事案のように，通常，不成功に終わることが多いと思われます。けだし，特許の付与による発明の保護は，その発明の公衆に対する開示の代償として与えられる以上，あくまで，明細書に開示された発明であって初めて保護を受けられるからです。
　したがって，広い権利範囲の確保のためには，発明者から得られた実験データにつき，当時の周知技術に基づき，可能な限り多面的に考察して，できるだけ多くの代替的実施態様を発明者と協議して明細書に取り込む努力を伴わなければ，功を奏さないことになります。