原告Ｘは、昭和５５年５月２６日必須要件項が３つ、実施態様項が５つからなる特許出願（発明の名称：磁気特性を改善した非晶質金属合金及びその製法）をしたところ、拒絶査定を受けたので、査定不服の審判を請求した。そして昭和６３年６月１７日出願公告されたが、Ｙほか１名から特許異議の申立てがなされ、その結果Ｙの異議申立には理由があるとする決定とともに、右審判請求に対して、「本件審判請求は、成り立たない。」との審決がなされたので、Ｘは審決取消訴訟を提起した。
　この訴訟においてＸは、本件審決の取消理由として、審判手続の違法性を主張した。
　１　本件審判は、審査段階における拒絶査定の理由とは異なる、Ｙの特許異議申立書に記載された理由で本願発明にかかる特許は拒絶すべきであるとしたのであるが、その際、審判官はその理由に関して拒絶理由の通知をしなかった。したがってこの手続は、特許法１５９条２項が準用する同法５０条に反し、違法である。
　２　本願発明は、昭和６２年改正前の特許法３８条但書によって認められた複数の発明の併合出願の方法で出願されたものであり、特許庁は本来すべての発明について審査を行うべきであった。そして審判官が本願発明の特許請求の範囲《５》ないし《７》の発明についてまで審査を行っていたならば、これらの発明には特許性があるとの判断に達したはずである。本件においては、特許が与えられるべき上記発明について原告が審査の機会を奪われることのないように、裁量権を行使して拒絶理由通知をすべきであったのに、原告に対し全く手続補正をするようにとの連絡をしないまま本件審決をし、その結果、原告がこれらの発明について特許を受ける利益を失うという、重大な結果を招いた違法がある。

　東京高等裁判所は原告の請求を棄却した（平成４年１０月１日判決）。その理由は以下のとおりである。
一　取消理由の１について
　特許法１５９条２項により同法５０条が準用される趣旨は、拒絶査定不服の審判が請求された場合において査定の理由と異なる拒絶理由が発見されたときに直ちに新たな理由による特許出願の拒絶を許容することは、特許出願人にその理由についてなんらの弁明の機会も与えないことに帰し、特許出願人に酷であるとともに、審判官も過誤を犯すおそれがないわけでもないから、このようなときにはまず特許出願人に意見書を提出して意見を述べる機会を与える一方で、同法１５９条２項により準用される同法６４条にしたがい願書に添付した明細書又は図面を補正する機会を与え、また同時に特許出願人から提出された意見書を資料として審判官に再度の考案をするきっかけを与えて審判の公正を担保しようとするにあると解される。本件のように、拒絶査定不服審判の請求の後に特許異議が申し立てられ審判官が特許異議の申立書又はそれに準ずる書面に記載された事由により出願された特許を拒絶すべきものと判断した場合において、事由が従前審査官により拒絶理由として通知されていないときであっても、同法１５９条３項により準用される同法５７条にしたがいこれらの書面の副本が特許出願人に送達されている限りは、特許出願人は意見書を提出して意見を述べ、願書添付の明細書又は図面を補正することもできる結果、特許出願人に酷な事態もないし、審判の公正も担保されるといってよいのであるから、審判官は、もはや特許出願人に対し重ねて拒絶理由を通知する必要性はないと解するのが相当である。
二　取消理由の２について 　特許出願人は、複数の発明については当然別々に複数の特許出願をすることができるところ、改正前の特許法３８条但書による併合出願は、複数の発明についても一定の要件のある限り、１個の特許出願をする道を選ぶことを許し、出願の際の手数、費用等を省くことを許容するものであるが、一旦併合出願の方法が選択されたときは、そのうちたとえ１つの発明についてでも特許を拒絶すべき事由があるときは、その余の発明について拒絶すべき事由があるか否かにかかわらず、同法４９条により出願の全体について拒絶査定を免れないものである。

　取消理由の１に対する判断は、これまでにも繰り返しなされたものである（例えば、昭和４３年８月１６日東京高等裁判所判決・判例タイムズ２２５号１１８頁以下、昭和５９年７月３１日東京高等裁判所判決）。したがって、昭和４３年の判決においては、「新たな拒絶理由の発見とは、拒絶理由通知書または異議申立の結果、意見書および答弁書提出の機会を与える処置がとられたことのない、全然新たな拒絶理由を発見したことをいうものと解される。」と述べられている。要するに、特許法１５９条が同法５０条を準用している理由は、本件判決の述べるとおりであるから、意見書の提出および手続補正の機会がすでに与えられた拒絶理由に関しては、重ねてそれらの機会を与える必要はないのである。したがって審査段階では現れながら、審判段階の拒絶理由通知には現れなかった引用例をもって、特許を拒絶する旨の審決をしても、何ら違法性はないのである（昭和５２年１月２６日東京高等裁判所判決・無体財産権関係民事行政裁判例集９巻１号１頁以下）。
　ただし拒絶理由とは引用例に記載された技術内容をいうのであるから、適用法条を同一にはするが、別個の技術の内容を拒絶理由とする場合は、拒絶理由自体が相違するから、新たに拒絶理由開示の手続をしなければならない（昭和３２年１２月２４日東京高等裁判所判決・行政事件裁判例集８巻１２号２２２６頁以下）。
　また取消理由の２に対する判断は、やはり以前から同様になされていたものであって、昭和５７年３月３０日東京高等裁判所判決は、「本法５７条本文は、特許出願に係る発明中１つでも拒絶する理由があるときは、拒絶査定すべきことを規定していると見るべきであって、拒絶査定に対する審判においても、出願に係る発明中１つでも特許すべからざる事由があるときは、その旨を判断し、他の発明に対する判断を省略し得るものと解すべきである。」と述べている。特許法４９条本文の趣旨は本件判決が述べたとおりであるので、本件判決に賛成する。