判例評釈2000-5

　一　本件は，商標権者によって商標が付された商品が市場に置かれた後，第三者がその商品に加工を加えた行為という比較的稀な事案であるとともに，下請メーカー等が無断で商品なり部品を市場に置いたものを並行輸入した場合に，消尽理論との関係ではどうなるのかという問題があるが，そのような問題に対する予測できる判断も含んでいる。後者の問題について，判決に即していえば，商標権者もしくはその意思に基づいて第三者が市場に置いたという事実は消尽論との関係でいわれることであり，判決のいう「真正の商品」（判時１６８０号１１７頁第１段中央）もこの関係で述べられているのであるが，消尽していないので違法性を欠く行為であるといえないのか，商標の機能との関係でそういえないのか，判決文からはどちらともいえない。消尽していないので違法性を欠く行為にならないと解するにしても，国際消尽を肯定しない限り，そうとはいえないし，機能論から違法性を欠く行為とならないと解することも，機能論は対価獲得等の機会とは関係がないので，同様にいえないことになろう。したがって，本判決が商標権の侵害を肯定する根拠は消尽論なのか，商標機能論なのかいずれとも即断できないが，以下では来の判例理論に従い，商標機能論からこの問題をみていくことにする。
　二　本件事案と同様，市場において流通する過程で，商品が商標権者以外の者による改造・改変行為が商標法上問われた事案として次のものがある。
　従前の裁判例の中でしばしば論じられる領域として，再包装行為と商標権の効力の関係がある。この場合，再包装行為だけにとどまり，小分け行為を伴う場合と伴わない場合とが考えられるが，東京高裁昭和４２年１月３０日（高刑集２０巻１号１４頁。なお，最判昭和４６年７月２０日刑集２５巻５号７３９頁［判例評釈として，渋谷達紀・経済法１５号３２頁，播磨良承・発明７６巻７号９４頁］も参照）判決は，伴わない場合に関するものである。この事案では，中古品の化学調味料を新しい包装箱に詰め，あたかも新品のように装って，これをパチンコ業者に卸売りした行為が，商標法３７条２号の行為に該当するか否かが問われた。本件では，再包装行為は商標法２５条に基づく権限を有する者のみがなし得る行為であるとして，かかる権限を有しない者のなす行為は本来的な商標権侵害に当たるとして，商標法７８条の刑事責任が認められた。
　小分け行為を伴う再包装の事案は，比較的多い。まず，大阪地裁昭和５１年８月４日決定（無体集８巻２号３２４頁，評釈として，満田重昭・ジュリスト７１３号１２４頁）は，商標権者によって流通に置かれたドラム缶入りのオイルトリートメントを流通業者が買い受け，これを小分けした容器に登録商標と同一の標章を付して販売した事案である。「登録商標は商標権者のみが使用でき，それによって初めて出所表示機能を発揮しうる。小分け行為は予想されることであるにしても，登録商標を付すことまで容認したとは到底解することはできない」として，出所表示機能との関係から商標権侵害の成立を肯定する。また，この類型の事案として，福岡高裁昭和４１年３月４日（下級刑集８巻３号３７１頁）判決は，小分け行為と商標権侵害罪の関係が争われた事案であるが，異物混入のおそれの有無という品質保証機能との関係から責任を肯定している。近時の事案としては，大阪地裁平成６年２月２４日（判時１５２２号１３９頁）判決がある。この事案では，化成肥料をバルクで購入し，これを家庭用に小分けして販売する行為が問われたが，「当該商品が真正なものであるか否かを問わず，また，小分け等によって当該商の品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず，商標権者が登録商標を付して適法に拡布した商品を，その流通の過程で商標権者の許諾を得ずに小分けし小袋に詰め替え再包装し，これを登録商標と同一又は類似の商標を使用して再度流通に置くことは，商標権者が適法に指定商品と結合された状態で転々流通に置いた登録商標を，その流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することに他ならず，商標権者が登録商標を指定商品に独占的に使用する行為を妨げ，その商品標識としての機能を中途で抹殺するものであって，商品の品質と信用の維持向上に努める商標権者の利益を害し，ひいては商品の品質と販売者の信用に関して公衆を欺瞞し，需用者の利益をも害する結果を招来するおそれがあるから，当該商標権の侵害を構成するものといわなければならない」，と判示された。「品質に変化を来すおそれがあるか否かを問わず」，小分け，再包装する行為は，「流通の中途で当該指定商品から故なく剥奪抹消することに他なら」ない，とするところは十分吟味する必要がある（土肥一史「真正商品の小分け行為と広告表示」知的財産法と現代社会－牧野利秋判事退官記念－５０３頁以下）。
　もう一つの類型として，最終消費者に至る市場の流通過程で商品に改変が加えられる場合がある。従来の裁判例には，商品に付されたシリアルナンバーを消去した名古屋地裁昭和６３年３月２５日判決（判時１２７７号１４６頁，判例評釈として，川島富士雄・ジュリスト９２２号１３４頁，松尾和子・特許管理４０巻９号１０９３頁，木棚照一・発明８５巻１２号７４頁）と，本件と同様，市場の流通過程にある商品を改変し自己の商品表示を付加してさらに市場に置いた東京地裁平成４年５月２７日判決（知財集２４巻２号２８頁，判例評釈として，島並良・ジュリスト１０７７号１４７頁，樋口豊治・特許管理４３巻８号９９５頁）がある。先の名古屋地裁判決では，シリアルナンバーが抹消され，販売ルートが明らかにされない以上，これが真正商品であるとはいえないという原告の抗弁に対し，シリアルナンバーの有無は，並行輸入が許容される真正商品の同一性に影響しない，という判断が示された。改変行為との関係でも商標権の侵害に当たらないという判断につながるものと評価できる事案である。後の東京地裁判決では，登録商標を付して販売された商品（ゲーム機とそのコントローラ）を通常の販売経路で購入し第三者が，これを改造し，自己の商品表示（ＨＡＣＫＥＲ　ＪＵＮＩＯＲ）を付しつつ，当該登録商標の表示をそのままにして販売した行為が商標権の侵害を構成する，と判示されている。「改造後の商品に原告商標が付されていると，改造後の商品が原告により販売されたとの誤認を生ずるおそれがあり，これによって，原告の本件登録商標の持つ出所表示機能が害されるおそれがある，さらに改造後の商品について，原告がその品質につき責任を負うことができないところ，それにも拘わらずこれに原告商標が付されると，当該商標の持つ品質表示機能が害されるおそれがある」というのがその根拠である。
　本件事案は，最後に挙げた事案と類型を同じくする。差異を挙げるとすれば，最後に挙げた事案では登録商標が残っていた事案であるが，本件ではより積極的に被告の商標中にも原告の登録商標が使用されている点にある。
　三　そもそも，商標権の効力として，商標権者は商品がエンドユーザーに到達するまで商品の品質が変更される等，商品の状態に無断で変更が加ええられないようにこれを確保することができるだろうか。原材料，半製品あるいは完成品であってもビン・容器など内容物が加えられることが想定されるものについては，商標権者は商標権に基づいて加工，充填を阻止できないはずである。原材料あるいは半製品については，エンドユーザーの下での利用行為として消尽論により，侵害を否定することになろう（部品がエンドユーザーにより完成品に組み込まれる場合について，角田政芳「大阪高判平成８年２月１３日［判時１５７４号１４４頁］判例評釈」ジュリスト１１１３号２５１頁）。エンドユーザーが購入した商品に加工を加えることはできるのであって，その商品が市場に逆流する場合であっても商標権の効力としてこれを阻止できないはずである。中古品であっても，登録商標が付されている以上，商標権の効力に抵触し，侵害を構成するということになるのであれば（研究会ではこのような意見も指摘されたが），中古自動車業界は存在し得ないし，近時問題となっている中古ゲームソフトの頒布権の消尽の問題も商標権よって流通が制限されることになろう。中古自動車には改造や純正部品以外の部品が装着されていることが稀ではないし，中古ゲームソフトはパッケージの開封その他，商標権者が市場に置いた状態とは異なっているのが常態のように思えるからである。このような場合に，そもそも商標権の効力との関係で流通，頒布できないことになってしまう結論は一般的な理解を得られないのではないか。
　また，指定商品に登録商標を使用しなければ，商品に加工を加えることはできるのか。登録商標を使用しないということは，自分の商標を付加することはできるとすると，本件では登録商標を抹消（あるいは打消し表示をな）し，自分の商標のみを付しておけばよいことになるはずであるが，登録商標の剥奪抹消が商標権侵害を構成するという理解（先の大阪地裁平成６年２月２４日判決，さらに，紋谷暢男「商標法５０講」１６３頁）はかなり有力である。商標法２条３項に定める使用が認められないのであるから，同２５条に定める商標権の効力に触れるところはないはずである。侵害を導くより説得力のある論拠が求められよう。
　また，ゴルフクラブについていえば，生産者の商品が流通業者の下でエンドユーザーの体格などによりライ角調整をした後引き渡されることや，需要者の希望でクラブシャフトを取り替えることもよく知られている。需要者が購入１週間後に取り替えを求めた場合と，購入時に取り替えた場合とで結論が変わらなければならないのであろうか。これらについては商標権の侵害問題は生じないとすれば，本件の場合とどこで区別するかは明確にされなければならない。むろん，絶対的な前提としなければならないことは，商標権侵害が成立するということは，商標法２５条との関係を満足させるものでなければならない。しばしば，商標機能論が侵害との関係でいわれるが，それは形式的には侵害が成立するが，機能論的には成立しないという場面においていわれる必要がある。機能論的に侵害だという構成には疑問を感じざるを得ない（本判決は，「本件登録商標の出所表示機能，品質保証機能を害するものであり，違法性を欠く行為といえない」と二重否定するところからすると，機能論的に侵害とするものではないということができ，この点には異論はない）。
　本判決において，「原告は，完成品ゴルフクラブのみを販売，輸出し，各構成部品単体で販売したことはないことが認められ，これを覆すに足りる証拠はない」，とされており，この事実認定が判決の結論を導くものとなっている。控訴審では，この点を覆すことの成否にかかるところが大きいものと思われる。
　四　本判決は，損害額を「侵害者利益額をもって損害額と推定する」商標法３８条２項の事案についてのものである。同項は権利者保護のための規定であるから，商標権者の救済に悖ることのないよう解釈する必要があろうが，合理的な推定の域を超える解釈がなされてもならない。被告は，加工クラブの場合，「新しいシャフトやグリップの仕入，交換のための加工費を要するから，その売上における本件ゴルフクラブの寄与度は５割以下である」と，主張する。判決は，これに対し，「その他，被告はるる主張するが，いずれも採用の限りではない」と答えるのみであるが，裁判所の裁量の部分であるにしても，この判旨には説得力がない。被告の行為は，原告のゴルフクラブのヘッド部分に他の軽量シャフトを装着した行為である。してみると，原告が対価を一度収受したゴルフクラブについて，被告がシャフトを装着して販売したのであるから，新規需要を創出した（被告の顧客は原告のクラブヘッドに格別の軽量シャフトが装着されているから購入すると考えるのが，合理的である）といっても過言でなく，原告が新たに損害を被ったとはいえないものである。原告の損害としては，被告の加工行為が拙劣であって，原告商品品質を疑わしめるような加工行為がなされた場合が考えられるが，それとても侵害者利益の全額とすることができるものであろうか。やはり，「侵害行為により利益を受けているときは」と規定するところから，侵害者の利益のうち，商標の使用と相当因果関係のある利益を意味し，この利益が権利者の受けた損害と推定されるのではないか。いわゆる不正商品のような事案であれば相当因果関係の立証責任は被告に転換すべきであるということは十分理解できるが，本件のような事案では，相当因果関係の立証は原則通り原告にあると考えるべきではなかろうか。