判例評釈1995-01

　Ｙ（被告・被控訴人・被上告人）は，自転車等の製造，販売，修理を目的とする会社であり，Ｘ（原告・控訴人・上告人）は，その嘱託社員であった。ＸはＡと自転車用幼児乗せ荷台の意匠を創作し，意匠登録を受ける権利を有していた。Ｙは，昭和４４年１０月に新製品発表会を開催し，同月に本件意匠について創作者をＡとした意匠登録出願をし，昭和４６年２月１７日に意匠登録を受けた。
　そこで，Ｘは，Ｙの本件出願により意匠登録の出願をすることができなくなり，意匠登録を受ける権利を喪失したので，ＹはＸの意匠登録を受ける権利を侵害したことになり不法行為により損害賠償責任等があること，および，予備的請求として，仮に不法行為による請求が認められないとしても，Ｙは何ら法律上の原因なく本件意匠を実施して，実施料相当額をＸの負担において利得したとして不当利得返還請求をした。
　これに対し，Ｙは，Ｘは昭和５０年に東京地方裁判所にＹを相手方として不当利得返還訴訟を起した（以下「前訴」という）が棄却され，昭和５８年に東京高裁に控訴したが，これも棄却されたものであり，Ｘの不法行為による請求は前訴のむし返しであって信義則に反する。また，予備的請求の訴訟物は，前の訴訟物と同一であるから前訴の既判力に抵触する。仮にＸが本件意匠の創作者または共同創作者であったとしても，ＸはＹに本件意匠の意匠登録を受ける権利を譲渡したので，Ｙの本件出願は冒認出願ではないこと，および損害賠償請求権は時効によって消滅していること等を主張した。
　なお，Ｘは，昭和５１年に特許庁に対し，Ｙを相手方として本件出願が冒認出願であることを理由として意匠登録無効の審判を申し立てたところ，Ｘは本件登録意匠の共同創作者であり，ＹはＸから意匠登録を受ける権利を承継していないので，本件登録意匠の意匠登録は意匠法１７条４号の規定に該当する出願についてなされたものとしてその登録を無効とした。また，Ｘは，昭和５０年に東京地方裁判所に対し，Ｙを相手方として不当利得返還請求訴訟を提起したが，同裁判所は昭和５８年９月２８日に請求を棄却した。これに対し，Ｘは同年東京高裁に控訴したが，同裁判所は昭和５９年１２月１３日，控訴棄却の判決を言い渡している。
　第１審（横浜地判平成２年３月２８日）
　前訴の請求の争点は，ノウ・ハウ契約ないしノウ・ハウ実施契約の成否であるのに対し，本件主位的請求の争点は，不法行為の成否であるから，本件主位的請求が直ちに前訴のむし返しとはいえず，またＹに対するいやがらせともいえない。本件予備的請求については，前訴はＸとＹとの間にノウ・ハウの実施契約が締結されていないのに，Ｙが利得したことを理由とするものに対し，本件予備的請求は，Ｙが法律上の原因なく本件意匠を実施して利得したことを理由とするものであり，訴訟物が異なるとした。
　不法行為による請求について，Ｙの本件出願により公知となったとしても，Ｘはその意に反して新規性を失ったとして出願することができるので，意匠登録を受ける権利を侵害されたとはいえない。予備的請求について，Ｘは本件意匠について意匠登録をしたものではないから，その実施をする権利を有しないものであり，実施料相当の損害を受けるものとはいえないとした。
　Ｘは控訴し，Ｙは昭和４４年の新製品発表会において本件意匠に係る作品を発表することにより，Ｙは新規性を喪失させ不法行為に及んだ。無効審判により，冒認出願を理由に無効とする審決が確定した場合には，同一または類似の意匠は権利の設定登録をすることが全く不可能となり，真正な後願も意匠権の設定登録をすることは不可能となるので，Ｙは意匠登録を受ける権利を侵害したこと等を主張した。これに対し，Ｙは，Ｘは発表会に出品することに同意していたこと，Ｘは本件意匠を昭和３８年に完成し，自分の自転車につけて乗っていたので新規性はすでに失われていたこと，Ｘは自ら出願すればよいのであるから，Ｘは登録を受けることができなかったとの主張は理由がないこと，損害賠償請求権等は時効によって消滅していると主張した。
　第２審（東京高判平成３年３月２７日）
　「Ｘが本件意匠を自ら創作したものとして登録出願したとしても，Ｘの出願前にＹによる本件意匠の登録出願がなされた以上，その出願が取り下げられ又は無効にされない限り，本件意匠の登録を受けることはできないが，Ｙによる本件意匠の出願登録が冒認出願であれば，正当な権利者の出願に対しては先願となり得ない（意匠法９条３項）のであるから，Ｘとしては，Ｙの先願を理由として拒絶理由通知がされた場合に，このことを争えばよく，またＹの出願が登録された場合には，更に無効審判の請求をすればよいだけのことである。したがって，Ｙの本件意匠について登録出願したことがＸに登録を受ける権利を喪失させることになるものではなく，もとより登録出願することの妨げとなるものではないし，また，ＹにおいてＸの出願を妨げたことを認めるに足りる証拠はない。」
　新製品発表会における本件意匠の発表に基づく損害賠償請求権は，前訴の係属中である昭和５１年ころには損害を知ったものと解されるので，３年を経過した後に本訴が提起されており時効により消滅した。また，仮にＹが本件意匠の登録出願をしたためＸにおいて損害を被ったとしても，冒認出願に基づく損害賠償請求権も消滅した。さらに，仮に本件意匠の創作者がＸ１人であり，しかもＹにおいて本件意匠を実施することによって利得があったとしても，時効により消滅したと判示した。
　そこで，Ｘは，Ｙが言葉巧みに新製品発表会後に本件意匠の権利を買い取ると話したので，発表に同意したのである。結局，Ｙは，（ａ）Ｘに対して新製品発表会前に譲渡契約の締結を申し入れておきながら，譲渡契約を締結せずに本件意匠を公開・発表し，（ｂ）本件意匠の新規性の喪失を発生させ，（ｃ）Ｘの適法な出願を不可能とし，（ｄ）新規性の喪失を知りながら冒認出願をなすに及んでＸの意匠創作者に帰属する意匠登録を受ける権利を侵害したこと等を主張して上告した。

　１　本判決は，冒認出願による意匠登録を受ける権利の不法行為責任を認めた最初のものである。
　ＸがＹの冒認出願により意匠登録出願をすることができなくなり，意匠登録を受ける権利を喪失したから，Ｙの冒認出願はＸの意匠登録を受ける権利を侵害した違法な行為であるとの主張について，第１審は，Ｙの本件出願により意匠登録がされ，公知または文献公知となったとしても，Ｘは本件意匠につき意匠登録を受ける権利を有するものであるが，その意に反して新規性を失ったとして，６カ月以内にその意匠登録出願をすることができたはずのものであったとして，Ｙの本件出願により，Ｘが本件意匠について意匠登録を受ける権利を侵害されたものということはできないと判示している。
　第２審は，冒認出願は正当な権利者の出願に対しては先願とはなり得ないのであるから，ＸとしてはＹの先願を理由として拒絶理由通知がされた場合には，このことを争えばよく，また，Ｙの出願が登録された場合には，無効審判の請求をすればよいだけのことである。したがって，Ｙが本件意匠について登録出願したことがＸに登録を受ける権利を喪失させることになるものではなく，もとより登録出願をすることの妨げとなるものでもないと判示している。
　この判決は意匠法３条１項の解釈適用を誤った違法があるというべきであるとして，本判決は，冒認出願が設定登録された場合には，正当権利者がその後に当該意匠について意匠登録出願をしても，設定の登録がされた場合には意匠公報に掲載されたことによって公知のものとなっているため，右出願は意匠法３条１項の意匠登録の要件を充足しないから，同法４条１項の新規性喪失の例外規定の適用がある場合を除き，右権利の設定の登録を受けることができないと判示して，冒認出願による意匠登録を受ける権利の不法行為責任を認めている。
　先に冒認出願がなされ，後日，意匠登録を受ける権利を有する者が出願した場合には，審査官は先願が冒認出願であるか否か知り得ないので，後願は拒絶査定される（意１７条４号）が，この場合には，冒認出願は正当な権利者の出願に対しては先願となり得ない（意９条）から，冒認出願であることを理由に拒絶査定不服審判で争うことができるし（意４６条），また，冒認出願が登録された場合には，無効審判で争うこともできる（意４８条１項３号）。冒認出願による意匠登録について無効とする審決が確定すると，その意匠登録は初めから存在しなかったものとみなされる（意４９条）。
　特許庁によって，先願の冒認出願を無効であるとする審決がなされても，意匠登録を受ける権利を有する者の出願が必ずしも登録されるとは限らない。冒認出願された意匠が登録され，意匠公報に掲載されると公知になるので，新規性喪失の例外（意４条）に該当する場合を除いて，意匠登録を受ける権利を有する者が出願しても意匠登録を受けることができないことになる。冒認出願の後で正当の権利者が出願をしても，新規性を有しないとの理由により意匠登録を受けることができなくなることがあるから，冒認出願により意匠登録を受ける権利を喪失させることになる場合がある。
　したがって，冒認出願は，原則として意匠登録を受ける権利を有する者に対する不法行為になる。本判決は，冒認出願された意匠が登録された場合には不法行為になるとして損害賠償請求を認めているが，冒認出願された意匠が登録されない場合であっても，冒認出願行為自体に原則として不法行為の成立を認めてもよいであろう（山中伸一・判例評論４１９号５７頁参照）。具体的には，冒認者が意匠を知得した手段や方法，出願に至った事情等を総合的に勘案して違法性が判断されることになると解されている（中山信弘・工業所有権法上１６４頁以下参照）。　Ｘは上告理由として，ＹがＸに対し新製品発表会前に本件意匠の譲渡契約の締結を申し入れておきながら，譲渡契約を締結せずに本件意匠を公開・発表し，冒認出願したと主張しているが，この点について本判決は判断していない。特許庁において，Ｙは本件意匠をＸから譲り受けることなく出願したものとして無効審決が確定している。本件のような場合には，意匠法７０条の詐欺行為の罪が成立するであろう（青木康・注解特許法〔第２版〕下巻＜中山編＞１５８９頁参照）。
　２　Ｘは，ＹがＸに対し本件意匠の権利を買い取る旨の申し出をしたので，新製品発表会での発表に同意した。Ｙが発表したことにより新規性を喪失したので，Ｘは損害を被ったと主張している。本判決は，意匠登録の結果とし意匠公報に掲載されることによって公知のものになったとしており，発表行為によって公知になったことについて直接判断していない。本判決については，無権限公表による権利消滅一般に損害賠償を認めたと解釈できる点で意義があるとの評釈がある（川口博也・平成５年度重要判例解説２６４頁）。本件のように詐欺的行為により発表することによって，意匠登録を受ける権利を喪失させる場合にはＸに損害賠償請求を認めてもよいであろう。
　第１審および第２審において，Ｘは予備的請求として，Ｙの無断実施による不当利得の返還を主張しているが，上告理由とはしていない。この主張に対し，第１審は，ＸはＹの本件出願により本件意匠について意匠登録を受ける権利を侵害されたとはいえず，また，Ｘは本件意匠について意匠登録をしたものでもないから，本件意匠についてその実施をする権利を有しないものである。したがって，Ｘは本件意匠について実施料相当の損害を受けるものとはいえないと判示している。第２審は，これを訂正し，仮に，本件意匠の創作者がＸ１人であり，しかもＹにおいて本件意匠を実施することによって何らかの利得があったとしても，Ｙの不当利得返還請求権は時効により消滅していると述べている。これは無断実施に対しては，不当利得返還請求権の行使ができることを前提としたものであろう。
　冒認でない実施者に対しては不法行為にならない（紋谷暢男・注釈特許法９０頁）。知得の手段や方法が著しく不当な場合に限り，その知得行為と並んで，実施行為も不法行為になると解されている（中山・注解特許法〔第２版〕上巻２７６頁）。知得行為に違法性があるときに不法行為となる。また，不当利得返還請求権の要件を満たすときには，ＸからＹに対し不当利得返還請求も認められる。ただし，無断実施に対する不当利得返還請求権は認められないとの見解がある（山中・前掲５８頁）。
　３　本件では主張されていないが，意匠登録を受ける権利を有する者が冒認出願人に対して返還の請求をすることができるか否か問題となる。出願中である場合には，正当権利者は裁判所に意匠登録を受ける権利を有することの確認判決を請求し，確認判決を得て名義変更手続を行うことになる（東京地判昭和３８年６月５日判例タイムズ１４６号１４６頁，東京地判昭和６０年１０月３０日判例タイムズ５７６号８８頁，中山・前掲工業所有権法１６６頁参照）。から，創作者の表示の補正について協力せよとの給付請求も行わなければならない（竹田和彦「特許を受ける権利の返還請求について」パテント３４巻７号５頁）。
　冒認出願人が権利を取得した場合に，正当権利者はその権利の返還を請求することができるかについては見解が分かれている。わが特許法は，ドイツ特許法８条のように返還請求権を認めた規定がなく，これを認めるには解釈論として困難な問題があるので否定的見解がある（竹田・前掲６頁以下，中山・前掲注釈特許法２７９頁）。しかし，正当権利者に何らかの救済方法を与えるべきであろう。
　そこで，不当利得としての返還請求を認める見解（川口・前掲２６５頁・同・特許法の課題と機能７４頁以下，黒田英文・特許管理３６巻９号１１４２頁以下）や，権利自体に関する客観的瑕疵の場合は特許庁専属の無効審判によらしめるべきだとしても，権利帰属に関する主観的瑕疵の場合をも無効審判によらしめているのは立法論として問題があるので，主観的事由の場合には，法の予想する無効審判手続および登録出願手続という救済のほかに，解釈論として，違法者の無効名義の転換として正当権利者にその根拠を認め，さらに裁判所の確認を得て権利の移転を認めてもよいのではないかとの主張がなされている（紋谷暢男・商事判例研究昭和３８年度３１９頁，これに反対の見解として，荒木秀一・特許判例百選〔第２版〕２２３頁がある）。
　正当権利者から冒認出願人に対して，意匠登録を受ける権利の返還請求は認められているが、意匠権の返還請求が認められるか否かについては見解の分かれるところである。ドイツ特許法８条のような規定を設ける必要があろう。